Federale rechtbank verwerpt rechtszaak Roku tegen Access Advance, weigert prijsbepaling wereldwijde octrooipool

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC heeft vandaag bekendgemaakt dat de Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het district Massachusetts een rechtszaak heeft afgewezen die was aangespannen door Roku Inc. Hiermee wilde het de rechtbank afdwingen een wereldwijd eerlijk, redelijk en niet-discriminerend (FRAND) royaltytarief vast te stellen voor de HEVC Advance Patent Pool. Rechter Richard G. Stearns oordeelde dat zijn rechtbank “niet bevoegd is om een wereldwijd FRAND-royaltypercentage te bepalen”, waarbij hij opmerkte dat de “Amerikaanse octrooien slechts een fractie van een grotere portefeuille uitmaken”. De rechtbank concludeerde verder dat haar “oordeel over het passende royaltypercentage louter adviserend zou zijn”, wat volgens de Amerikaanse wetgeving niet is toegestaan.

Rechtbank versterkt beperkingen op juridische tussenkomst

In december 2024 heeft Roku Access Advance LLC, samen met patentpool-licentiegevers Dolby Laboratories Inc. en Sun Patent Trust, voor de rechtbank van het district Massachusetts gedaagd met het verzoek om een rechterlijke uitspraak over de vraag of een van de talrijke aanbiedingen die de gedaagden aan Roku hebben gedaan voor drie afzonderlijke licenties voor wereldwijde octrooiportfolio's FRAND waren, en zo niet, dan een wereldwijd FRAND-tarief vast te stellen. Het ging hier ook om de HEVC Advance Patent Pool met meer dan 27.500 octrooien die eigendom zijn van tientallen niet bij het geding betrokken partijen en die in 117 verschillende landen en gebieden zijn verleend De klacht van Roku in Massachusetts bracht kwesties aan de orde die al maandenlang in behandeling waren in drie zaken tegen dezelfde licentiegevers voor het Europese Eengemaakte Octrooigerecht (UPC) in Duitsland. Door een tweede uitspraak te vragen aan de federale rechtbank van Massachusetts probeerde Roku de beslissing van het UPC over dezelfde kwesties te omzeilen, forum shopping te gebruiken om dezelfde of soortgelijke geschillen op meerdere plaatsen te behandelen en van de federale rechtbank van Massachusetts een uitspraak over de licentievoorwaarden te verkrijgen.

In zijn beschikking tot afwijzing van de rechtszaak heeft rechter Stearns bepaald dat de rechtbank niet bevoegd is om een wereldwijd FRAND-tarief vast te stellen, zoals gevraagd door Roku. De afwijzing sluit ook elk conflict tussen de rechtszaak in Massachusetts en de UPC-procedures die momenteel in Europa lopen, effectief uit.

Strategische gevolgen voor de industrie

De afwijzing wijst potentiële licentiehouders op het feit dat de rechtsstaat belangrijk is en dat rechtszaken geen middel zijn om te goede trouw te onderhandelen over licenties. Het versterkt het idee dat octrooien territoriaal zijn en dat Amerikaanse rechtbanken niet kunnen worden gebruikt om eenzijdig wereldwijde FRAND-royalty's vast te stellen voor octrooien die in het bezit zijn van niet-partijen, in plaats van te onderhandelen.

"Deze belangrijke uitspraak bevestigt wat we al lang weten over de complexiteit van wereldwijde octrooilicenties", aldus John Kinton, Chief Legal Officer bij Access Advance. "We waarderen de zorgvuldige gerechtelijke overweging van de juridische uitdagingen die gepaard gaan met het omgaan met octrooiportfolio's die meer dan honderd landen omspannen en waarbij tientallen octrooihouders betrokken zijn die geen partij zijn in de rechtszaak."

De beslissing in de Roku-zaak speelt in op de beslissingen die tot nu toe zijn genomen in lopende rechtszaken in het Verenigd Koninkrijk. Daar is Tesla in beroep gegaan tegen de bevestiging door het Britse Hof van Beroep. hierin verwierp de Britse octrooirechter Tesla's poging om wereldwijde FRAND-tarieven te verkrijgen voor de Avanci-octrooipool, die geen Britse octrooien bezit.

Deze beslissing voegt zich bij een groeiend aantal zaken waarin nationale rechtbanken terughoudend zijn om wereldwijde FRAND-tarieven vast te stellen zonder overeenstemming tussen de partijen. Dit zal naar verwachting de stabiliteit in de licentiëring van essentiële octrooien handhaven en deelname te goeder trouw aan onderhandelingen over SEP-poollicenties bevorderen.

Over Access Advance: Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om de ontwikkeling, administratie en het beheer van patentpools voor het licentiëren van essentiële patenten van de belangrijkste videocodectechnologieën te leiden. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel patenthouders als patentimplementeerders.

Access Advance beheert en administreert de HEVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 27.500 patenten die essentieel zijn voor H.265/HEVC-technologie en de VVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van essentiële patenten voor VVC/H.266-technologie. De Multi-Codec Bridging Agreement van het bedrijf biedt in aanmerking komende licentiehouders een royaltytariefstructuur met kortingen voor licentiehouders die deelnemen aan zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pool. Daarnaast biedt Access Advance de VDP Pool, een uitgebreide licentieoplossing voor videostreamingdiensten met HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codecs. Ga voor meer informatie naar: www.accessadvance.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.